Le droit des marques est-il devenu une parodie ?

Jan 17, 2024

par Dennis Crouch

La Cour suprême a récemment rendu son avis pro-propriétaire de marque Jack Daniel's Properties, Inc. contre VIP Products LLC et a annulé à l'unanimité le neuvième circuit en faveur de l'imitateur comique accusé. Le juge Kagan a rendu l'avis de la Cour avec les opinions concordantes du juge Sotomayor et du juge Gorsuch. La décision est que le premier amendement n'exige aucun examen particulier dans les cas où l'activité accusée est "l'utilisation de marques en tant que marques". Au contraire, dans cette situation d'utilisation en tant que marque, les principes standard du droit des marques s'appliquent. Le tribunal a offert la possibilité (mais n'a pas décidé) qu'une situation renforcée puisse encore s'appliquer dans d'autres situations telles que l'utilisation de la marque d'autrui comme œuvre d'art ou pour la critique, etc.

Le jouet pour chien de VIP ressemble à une bouteille de whisky Jack Daniel's, avec plusieurs modifications prétendument humoristiques. Jack Daniel's Properties, propriétaire des marques, a exigé que VIP cesse de vendre le jouet, ce qui a conduit VIP à demander un jugement déclaratoire selon lequel son produit n'enfreint ni ne dilue les droits de marque de Jack Daniel. Le tribunal de district s'est rangé du côté du titulaire de la marque après avoir conclu que le produit VIP utilisait les caractéristiques de Jack Daniel's pour identifier la source de ses propres produits. En appel, le neuvième circuit s'est inversé, appliquant le critère de Rogers, qui fournit un examen approfondi dans les situations où une marque est utilisée contre des «éléments expressifs» protégeables en vertu du premier amendement. Voir Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 (2nd Cir. 1989). Après un peu plus de procédure, l'affaire a finalement atteint la Cour suprême sur une question portant sur le test de Rogers. Le tribunal a tenté de rendre une décision quelque peu étroite :

Sans décider si Rogers a du mérite dans d'autres contextes, nous estimons qu'il n'y a pas [d'exigence de seuil requise] lorsqu'un contrefacteur présumé utilise une marque de la manière la plus importante pour la loi Lanham : comme désignation de la source pour les propres produits du contrefacteur.

Glissement Op. Ici, le tribunal a conclu que l'utilisation de la marque par VIP était en tant qu'identifiant de source. Cela signifie que VIP n'a pas d'excuse spéciale supplémentaire pour le premier amendement. Cependant, la loi standard sur les marques a déjà certaines valves de sortie de la liberté d'expression, comme l'exception pour la parodie. La Cour suprême a renvoyé l'affaire devant les juridictions inférieures pour qu'elles examinent si "l'effort de VIP pour ridiculiser Jack Daniel's" offre une excuse dans "l'analyse standard des marques".

La loi sur les marques comprend une cause d'action spéciale pour les grands acteurs avec des "marques célèbres" en vertu des doctrines de dilution et de ternissement. La loi sur les marques comprend une exception d'utilisation équitable, mais elle ne s'applique que dans les situations où la dilution/ternissure accusée est une utilisation "autre qu'une désignation de source". Il s'agit d'une exception plus restreinte que celle disponible sur la base du droit jurisprudentiel dans les affaires traditionnelles de contrefaçon de marque. Et, la Cour suprême a décidé de s'en tenir à la loi - en jugeant ici que le VIP ne peut pas revendiquer un usage équitable pour la dilution/le ternissement parce que son utilisation de la marque JD était son propre identifiant de source.

De manière critique, l'exclusion [légale] de l'utilisation équitable [pour dilution] a sa propre exclusion : elle ne s'applique pas lorsque l'utilisation est "en tant que désignation de la source pour les propres biens ou services de la personne". §1125(c)(3)(A). Dans ce cas, aucune parodie, critique ou commentaire ne sauvera le diluteur présumé. Il sera soumis à la responsabilité quoi qu'il en soit.

Identifiant. C'est une aubaine puissante pour ceux qui sont déjà au pouvoir.

L'opinion du juge Kagen était pour le tribunal unanime. Cependant, 5 des juges ont également signé l'une des opinions concordantes.

Le juge Sotomayor, rejoint par le juge Alito, a rejoint l'opinion de la majorité mais a écrit séparément pour souligner la nécessité de faire preuve de prudence dans le contexte des parodies et autres utilisations impliquant les préoccupations du premier amendement. Elle a souligné le risque potentiel d'accorder un poids non critique ou excessif aux enquêtes dans les cas présumés de contrefaçon de marque impliquant une parodie. Elle a fait valoir que les sondages devraient être compris comme un simple élément de l'analyse à multiples facettes du risque de confusion et que les tribunaux devraient évaluer avec soin la méthodologie et la représentativité des sondages.

Le juge Gorsuch, rejoint par les juges Thomas et Barrett, a également rejoint l'opinion majoritaire. Gorsuch a écrit séparément pour souligner que les tribunaux inférieurs devraient traiter Rogers c. Grimaldi avec soin. Il a noté que la décision de la Cour laisse beaucoup de choses sur Rogers sans réponse, y compris d'où vient le test de Rogers et s'il est correct dans tous ses détails. Il a exhorté les tribunaux inférieurs à être à l'écoute de ces questions non résolues.

Connectez-vous au prochain trimestre pour en savoir plus sur TM / Speech : La Cour suprême a récemment accepté d'entendre l'affaire In re Elster, qui implique un avocat californien, Steve Elster, qui cherche à déposer l'expression "Trump too small", une référence à une raillerie du sénateur Rubio lors de la campagne présidentielle de 2016. L'intention d'Elster était d'utiliser la phrase sur les T-shirts pour transmettre le message qu'il croyait que certains aspects du président Trump (ainsi que ses politiques) étaient minuscules. Cependant, l'USPTO a rejeté la demande, invoquant l'interdiction d'enregistrer des marques qui identifient une personne vivante particulière sans son consentement écrit. Le circuit fédéral s'est prononcé en faveur d'Elster – suivant efficacement les affaires antérieures de Tam et Brunetti de la Cour suprême et jugeant le refus d'enregistrement comme une violation de la liberté d'expression. La requête du gouvernement à la Cour suprême a fait valoir qu'Elster est différent de Tam ou de Brunetti pour deux raisons importantes : (1) l'interdiction d'enregistrer le nom d'une autre personne est une protection efficace des droits concurrents à la vie privée/publicité détenus par l'autre personne; et (2) l'interdiction est neutre du point de vue et devrait donc être examinée avec moins d'attention.

Professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université du Missouri. Voir tous les messages de Dennis Crouch →